Przedsiębiorcy wielokrotnie zwracają się do nas z pytaniem czy rejestrować znak towarowy bezpośrednio w Chinach czy może należy to zrobić przez polskiego rzecznika patentowego w ramach tak zwanego Systemu Madryckiego?

System Madrycki jest niewątpliwie najpopularniejszą opcją ochrony znaku towarowego – tanie procedowanie zapewniane przez WIPO (World Intellectual Property Organization) w dowolnym kraju który przystąpił do traktatu. Wśród tych krajów znajduje się USA, Japonia, Australia, Rosja, Chiny, a nawet cała Unia Europejska. Dodatkowo dokonywane jest często przez znanego nam polskiego rzecznika patentowego.

W Europie (jak i wielu innych krajach) jest to zdecydowanie jedna z najlepszych opcji, jeżeli spojrzy się na stosunek kosztów do zasięgu. Jednak, jak to często bywa w przypadku Chin – tam wszystko działa inaczej. Nie oznacza to bynajmniej, że rejestrowanie znaku towarowego przez WIPO nie ma sensu – wręcz przeciwnie, to nadzwyczaj użyteczna instytucja. Paradoksalnie to właśnie Chińczycy dzięki niej od zeszłego roku zgłaszają najwięcej znaków do ochrony na świecie.

Jednakże zanim skorzystamy z tego Systemu w przypadku rejestracji naszego znaku towarowego w Chinach należy zdać sobie sprawę z pewnych aspektów prawnych i praktycznych.

System Madrycki działa za pomocą rejestracji w państwowym urzędzie patentowym, który to przekazuje informacje do właściwych zagranicznych urzędów. W przypadku braku sprzeciwu w przeciągu roku, rejestracje uważa się za dokonaną. Cena za każdy obszar ochrony nie przekracza 400zł za 10-letni okres. Jest to jednak proces długi, ale bardzo przystępny cenowo. Niemniej, czas może się jednak okazać w tym przypadku czynnikiem bardzo komplikującym sytuację –zanim bowiem dokumenty dotrą do Chin, ktoś w tym czasie może zdążyć już zarejestrować Twój znak towarowy. Przy zastrzeżeniu prawa pierwszeństwa można takiego problemu uniknąć, aczkolwiek sytuacja ta nie jest zero jedynkowa.Warto mieć ten problem w głowie, myśląc o konsekwencjach rejestracji znaku w systemie madryckim.

Problemem najczęściej podnoszonym w branżowych artykułach jest korzystanie z podklas, które nie zawsze pokrywają się z krajem rejestracji. Chińscy urzędnicy przekładając wniosek na mandaryński mogą doprowadzić do uznania, że produkt należy zarejestrować pod inną klasą. Wydaje nam się jednak, że problem jest znacznie przeceniony przez autorów z krajów niekorzystających z nicejskiej klasyfikacji i zachowując odpowiednią ostrożność i pieczołowitość przez prawników prowadzących proces – da się go ominąć.

Jak ważną kwestią jest zaś znajomość klas rejestrowanych przedmiotów można pokazać na przykładzie Apple, który w 2002 zarejestrował znak towarowy IPHONE w klasie 9 – pokrywającej podkategorię „sprzęt i oprogramowanie komputerowe”. Niestety nie było to jednak właściwe przyporządkowanie, ze względu na osobną podkategorię o nazwie „telefony komórkowe”. Doprowadziło to do rejestracji dwa lata później znaku „I-PHONE” w tej kategorii przez chińską firmę Hanwang Technology. Apple zostało zmuszone do wykupienia swojego własnego znaku towarowego, strony zgodziły się nie wyjawiać za jaką cenę.  Z drugiej strony, warto zaznaczyć, że od 2019 nielegalne jest rejestrowanie znaków towarowych w złej wierze, czym jest także rejestracja podobnego produktu w podobnej podkategorii.

Dużo częściej występującymi w praktyce problemami wydają nam się jednak być problemy z odpowiednim tłumaczeniem i brakiem znajomości charakterystyki języka chińskiego, czy problemy z pierwszeństwem i długością ochrony i jej ewentualnym obalaniu w niektórych przypadkach. Kiedy chcemy zacząć oferować swoje usługi w Państwie Środka, tak naprawdę głównym błędem jest uważanie Chin za kraj taki jak każdy inny, choćby w temacie prawa międzynarodowego. Znajome instytucje nie powinny usypiać czujności –z naszej perspektywy bowiem w Chinach wszystko działa inaczej.

Warto pamiętać, że Chińczycy lubią nabywać towary które nazywają się po chińsku. Nawet największe koncerny jak Coca-cola (可口可乐[kěkǒukělè]) czy KFC (肯德基[kěndéjī]) tłumaczą swoje loga i znaki na mandaryński. Warto wtedy poświęcić chwilę na znalezienie czegoś co brzmi odpowiednio i znaczy to co chcemy żeby znaczyło, a następnie zarejestrować odpowiedniNie tworząc wersji chińskiej narażamy się na niechęć konsumentów albo stworzenie nazwy przez nich samych – co może skończyć się prześmiewczym pseudonimem. Niezarejestrowanie wersji chińskiej jest proszeniem się o kradzież własności intelektualnej. Chcąc wprowadzić nasz produkt do ChRL musimy zastanowić się czy lepszym będzie tłumaczenie znaku towarowego  dosłownie – uzyskując chińskie słowo (Shell – 壳牌 [Qiàopái], oznacza „muszla” choć brzmi zupełnie inaczej), czy może raczej  celować w tłumaczenie fonetyczne (Armani – 阿玛尼 [Āmǎní], nie ma żadnego znaczenia w języku chińskim – choć brzmi podobnie do oryginału). Scenariuszem najlepszym jest uchwycenie obu tych wątków naraz, najgorszym natomiast – pozostawienie sprawy bez rozstrzygnięcia i zostawienie wymyślenia nazwy obywatelom Chin. Właściciele Quaker Oatmeal wprowadzili swój produkt na rynek bez chińskiej nazwy, wobec czego znany jest teraz jako 老人牌 [lǎorénpái] – czyli „marka ze starym człowiekiem (nawiązanie do ich logo). Ralph Lauren z kolei jest w Chinach znany jako 三脚马 [sānjiǎomǎ] – czyli „koń o trzech nogach”. Popadnięcie w śmieszność na nowym rynku może być sporym falstartem.

Inną kwestią jest także pytanie o praktyczne wykorzystanie ochrony. Po zarejestrowaniu znaku towarowego za pomocą Systemu Madryckiego, otrzymamy certyfikat ochrony od WIPO w języku angielskim. Doświadczenie mówi, że chińskie urzędy mają tendencję nie uznawania go za pełnowartościowy dokument dowodzący ochrony znaku, żądając odpowiedniego tłumaczenia. Te z kolei nigdy nie są idealne i narażamy się na stworzenie kolejnego słabego punktu. Rejestracja w CNIPA (China IP Administration) wydaje się więc po prostu bezpieczniejsza.

Jeżeli chcesz ochronić swój znak towarowy za pomocą procedury bezpośrednio w Chinach – co można zrobić nie będąc tam zarejestrowanym podmiotem gospodarczym – masz możliwość bezpośredniego wpływu na proces rejestracji. Całość rejestracji zgodnie z prawem, nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy (oraz dodatkowe 3 na zgłoszenie sprzeciwu po opublikowaniu). Ochrona trwa 10 lat, a proces przedłużania jest zauważalnie mniej problematyczny niż w przypadku systemu międzynarodowego.

Dlatego warto pamiętać, żeby zadbać o ochronę swojego znaku towarowego? Rejestrując go warto wiedzieć który mechanizm byłoby lepiej zastosować. Jest to poważna kwestia przy rozważaniu wejścia na rynek chiński. Dlatego najlepiej skontaktować się z kancelarią która ma doświadczenie w stosunkach z Chinami. Zapewni nam to pewność wybrania odpowiedniej ścieżki oraz ograniczenia zagrożeń do minimum.

 

Radca Prawny Kamil Biernat i Prawnik Karol Czekałowski.